Marcas mixtas y uso descriptivo en la administración de fincas

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por un colegio territorial de administradores de fincas. La sentencia confirma que no existió infracción marcaria ni competencia desleal por parte de la demandada al utilizar expresiones como «administración de fincas» o «administrador de fincas» en el ejercicio de su actividad.

El caso se centraba en varias marcas registradas del sector, aunque el análisis del Tribunal presta especial atención a las marcas mixtas. En concreto, a aquellas que incorporaban la expresión «administrador de fincas colegiado» junto con otros elementos gráficos y denominativos. La parte recurrente sostenía que el uso de esos términos por una asesoría no colegiada podía inducir a confusión y suponer un aprovechamiento del prestigio profesional vinculado al colectivo.

El uso de expresiones descriptivas y las marcas mixtas

Según los hechos examinados en el procedimiento, la controversia afectaba tanto a la marca denominativa «ADMINISTRADORES DE FINCAS» como a varias marcas mixtas relacionadas con la actividad. La parte demandante entendía que la utilización por la demandada de expresiones coincidentes con esos signos vulneraba sus derechos marcarios y generaba una apariencia de vinculación con el colegio profesional.

Sin embargo, la demandada no utilizó en el tráfico económico las marcas mixtas en su integridad. Tampoco empleó la expresión «administrador de fincas colegiado» como signo propio, ni reprodujo los elementos gráficos que acompañaban a esas marcas registradas. Lo que hizo fue utilizar términos descriptivos de la actividad que efectivamente desarrollaba.

La sentencia de instancia desestimó la demanda y el Supremo confirma el criterio | Marcas mixtas y juicio de conjunto

La sentencia de instancia descartó la infracción marcaria y la Audiencia Provincial mantuvo ese criterio. El Tribunal Supremo confirma ahora esa misma conclusión.

La Sala recuerda que, cuando se trata de marcas mixtas, no puede hacerse el juicio comparativo fijándose solo en una parte del signo. Debe atenderse a la impresión de conjunto, valorando de manera global los elementos denominativos, gráficos y conceptuales. Por ello, no resulta correcto aislar únicamente la expresión «administrador de fincas» y prescindir del resto de componentes de la marca registrada, especialmente del término «colegiado» y de los elementos visuales que integraban el signo.

Desde este planteamiento, el Tribunal concluye que no hubo reproducción de las marcas mixtas ni utilización de signos suficientemente semejantes como para apreciar una vulneración del derecho de marca.

Riesgo de confusión y carácter descriptivo | El límite de protección de las marcas mixtas

Respecto del riesgo de confusión, el Supremo insiste en que ha de valorarse de forma global, atendiendo a los signos enfrentados, a los servicios afectados y al contexto en el que se produce el uso. En este caso, entiende que no concurre ese riesgo en los términos exigidos por la Ley de Marcas.

La sentencia subraya además que la expresión «administración de fincas» posee un claro valor descriptivo del servicio prestado. Ese carácter descriptivo limita el alcance excluyente de la protección marcaria. Y lo limita también cuando la expresión aparece integrada en marcas mixtas, porque el registro del signo no permite apropiarse en exclusiva de términos que describen de manera directa la actividad desarrollada.

El artículo 37 de la Ley de Marcas | Uso descriptivo legítimo

Uno de los aspectos decisivos de la resolución es que el recurso de casación no denunció la infracción del artículo 37 de la Ley de Marcas. Este precepto regula los límites del derecho de marca y permite el uso de indicaciones descriptivas siempre que se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

Para el Tribunal Supremo, esta omisión es determinante. La Audiencia Provincial había aplicado ese límite legal, y al no impugnarse esa razón principal de la decisión, el motivo de casación basado en el artículo 34.2 b) no podía prosperar. De este modo, la sentencia refuerza la idea de que el uso descriptivo legítimo puede operar como límite incluso cuando el conflicto afecta a marcas mixtas.

Marcas notorias o renombradas | Falta de prueba suficiente

La Sala también rechaza la alegación relativa al carácter notorio o renombrado de las marcas invocadas. Considera que no quedó acreditado que las marcas del litigio, incluidas las marcas mixtas, gozaran del grado de conocimiento necesario para acceder a una protección reforzada.

El Tribunal recuerda que no basta con afirmar el prestigio o la difusión de una marca. Es necesario probar de forma suficiente su conocimiento por el público relevante o, en su caso, por el público en general. En este procedimiento, esa prueba no se aportó con la intensidad necesaria.

El reconocimiento recae en la profesión y no en las marcas mixtas

En este punto, la Sala introduce una precisión relevante. Señala que el eventual renombre no recae propiamente sobre las marcas registradas como tales, sino sobre la profesión de administrador de fincas, que es socialmente conocida.

Precisamente por ese carácter conocido y descriptivo de la actividad, el uso de esa expresión puede quedar amparado como uso descriptivo legítimo, sin que ello suponga una apropiación indebida de las marcas mixtas ajenas. El Tribunal añade además que la colegiación no es obligatoria para ejercer la actividad, lo que debilita la tesis de que el público identifique necesariamente esas expresiones con un profesional colegiado.

Competencia desleal | No cabe obtener por otra vía la exclusividad que no reconoce la ley de marcas

Por último, el Supremo rechaza también la acción de competencia desleal. Considera que los hechos invocados coinciden sustancialmente con los ya examinados desde la perspectiva marcaria.

Aplicando el principio de complementariedad relativa, la Sala recuerda que la normativa de competencia desleal no puede utilizarse para obtener, por otra vía, una exclusividad que no resulta reconocible conforme a la legislación de marcas.