La suspensión procesal en casos marcarios: fallo del Tribunal Supremo

Introducción

En la reciente sentencia 78/2025, el Tribunal Supremo aborda un caso paradigmático de infracción marcaria, destacando la aplicación del artículo 132 del Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea. El fallo anula resoluciones previas debido a la omisión de suspender un procedimiento judicial cuando la validez de la marca en disputa estaba siendo cuestionada ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Este análisis examina los argumentos legales y procesales que sustentan la decisión, subrayando las implicaciones prácticas para futuros litigios de esta naturaleza.

Hechos del caso: la disputa por la marca "Único"

El litigio se originó con la demanda interpuesta por Bodegas Vega Sicilia S.A. contra Bodegas Sanviver S.L., alegando que esta última utilizaba el signo "Único" para comercializar un vermut, infringiendo su marca registrada en la clase 33.

En primera instancia, el Juzgado de Marcas de la Unión Europea declaró la infracción, condenando a Sanviver al cese de la actividad infractora, al pago de indemnizaciones por daños y a la retirada de los productos del mercado. Esta resolución fue confirmada en apelación por la Audiencia Provincial de Alicante, desestimando los argumentos de Sanviver, quien alegó que la validez de la marca "Único" estaba siendo cuestionada ante la EUIPO.

El núcleo jurídico: artículo 132 del Reglamento (UE) 2017/1001

El Tribunal Supremo identificó como punto central del recurso la infracción del artículo 132.1 del Reglamento (UE) 2017/1001, que establece:

"A no ser que existan razones especiales para proseguir el procedimiento, el tribunal de marcas de la Unión Europea [...] suspenderá su fallo, de oficio [...] si la validez de la marca de la Unión ya se hallara impugnada mediante demanda de nulidad o caducidad ante la Oficina".

1. Obligación de suspensión de oficio
El artículo 132 impone a los tribunales la obligación de suspender procedimientos por infracción marcaria cuando la validez de la marca en cuestión esté siendo objeto de un procedimiento paralelo ante la EUIPO. En este caso, aunque Sanviver había iniciado una acción de nulidad en la EUIPO alegando la falta de distintividad de la marca "Único", los tribunales inferiores continuaron el procedimiento de infracción, vulnerando dicha normativa.

2. Prejudicialidad y tutela judicial efectiva
El Supremo considera que la continuación del proceso de infracción, sin atender a la posible nulidad de la marca, generó una situación de indefensión para Sanviver, al limitar los efectos prácticos de una eventual declaración de nulidad firme. Esto contraviene el principio de prejudicialidad, que obliga a paralizar procedimientos dependientes de cuestiones sustantivas aún no resueltas, tal como dispone el propio artículo 132 del Reglamento (UE) y el artículo 24 de la Constitución Española.

Argumentos jurídicos del Tribunal Supremo

A. Impacto directo de la nulidad en el procedimiento de infracción
El fundamento de cualquier acción por infracción marcaria radica en la validez de la marca en cuestión. Si la marca es declarada nula, desaparece el derecho sobre el que se sustenta la acción por infracción. Esta relación justifica la suspensión obligatoria de los procedimientos judiciales en curso.

B. Principio de cosa juzgada y seguridad jurídica
El Supremo subraya que la falta de suspensión puede generar resoluciones judiciales que adquieran firmeza y ejecutoriedad antes de que se resuelva la validez de la marca. En estos casos, el efecto ex tunc (retroactivo) de la nulidad no afecta a las decisiones firmes, conforme al artículo 62.3.a del Reglamento (UE). Esto podría consolidar injustamente un fallo favorable al demandante, aunque la base legal (la validez de la marca) haya desaparecido.

C. Responsabilidad del tribunal ante la omisión
Aunque Sanviver no solicitó expresamente la suspensión, el Supremo recalca que el artículo 132 exige al tribunal actuar de oficio. La omisión de esta medida constituye una infracción procesal que justifica la nulidad de las actuaciones y la remisión de los autos al tribunal de apelación para la correcta aplicación del Reglamento.

Decisión del Tribunal Supremo

El Alto Tribunal, al estimar el recurso extraordinario por infracción procesal, anuló la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante y ordenó la suspensión del procedimiento hasta que se resuelva de forma definitiva la acción de nulidad de la marca "Único" ante la EUIPO. Asimismo, declaró la devolución de los depósitos judiciales y evitó la imposición de costas.